{"id":11495,"date":"2017-06-12T15:30:21","date_gmt":"2017-06-12T13:30:21","guid":{"rendered":"http:\/\/172.30.141.17\/2017\/06\/12\/laudo-muy-esperado-del-tlcan-no-admite-demanda-sobre-ley-de-patentes-contra-canada\/"},"modified":"2024-08-16T20:13:54","modified_gmt":"2024-08-16T18:13:54","slug":"laudo-muy-esperado-del-tlcan-no-admite-demanda-sobre-ley-de-patentes-contra-canada","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.iisd.org\/itn\/es\/2017\/06\/12\/laudo-muy-esperado-del-tlcan-no-admite-demanda-sobre-ley-de-patentes-contra-canada\/","title":{"rendered":"Laudo muy esperado del TLCAN no admite demanda sobre ley de patentes contra Canad\u00e1"},"content":{"rendered":"

Eli Lilly and Company vs. El Gobierno de Canad\u00e1,\u00a0CNUDMI, Caso del CIADI<\/span> No. UNCT\/14\/2\u00a0\u00a0 <\/em><\/h2>\n

Un tribunal arbitral constituido bajo los auspicios del cap\u00edtulo de inversi\u00f3n del Tratado de Libre Comercio de Am\u00e9rica del Norte (TLCAN<\/span>) ha llegado a la etapa de dictado del laudo.<\/p>\n

El tribunal rechaz\u00f3 la demanda de que la invalidaci\u00f3n judicial de patentes fuera una violaci\u00f3n de Art\u00edculo 1110 (Expropiaci\u00f3n) o del Art\u00edculo 1105 (Nivel M\u00ednimo de Trato) del TLCAN, y concedi\u00f3 a Canad\u00e1 el reembolso de sus gastos legales por aproximadamente CAD4,5 millones. Tambi\u00e9n orden\u00f3 a la demandante al pago de los costos del arbitraje por alrededor de USD750.000.<\/p>\n

El arbitraje fue conducido conforme al reglamento de la Comisi\u00f3n de las Naciones Unidas sobre Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI<\/span>) y el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) brind\u00f3 servicios administrativos.<\/p>\n

Antecedentes y demandas<\/em>\u00a0<\/em><\/h2>\n

La demandante, Eli Lilly and Company (Eli Lilly), es una empresa farmac\u00e9utica mundial constituida bajo las leyes de los Estados Unidos. El negocio de Eli Lilly involucra la comercializaci\u00f3n de medicamentos patentados en Canad\u00e1. Esto incluye a Strattera, utilizado para el tratamiento de D\u00e9ficit de Atenci\u00f3n\/Trastorno de Hiperactividad, as\u00ed como otro medicamento psiqui\u00e1trico llamado Zyprexa.<\/p>\n

Para que un producto farmac\u00e9utico pueda ser patentado, la invenci\u00f3n subyacente debe ser nueva y no obvia y debe tener una utilidad. En t\u00e9rminos de utilidad, asunto central en la controversia, los tribunales canadienses est\u00e1n utilizando cada vez m\u00e1s la doctrina de \u201cutilidad prometida\u201d en su an\u00e1lisis. Seg\u00fan esta doctrina, si una solicitud de patente establece una promesa expl\u00edcita de utilidad, la patente ser\u00e1 inv\u00e1lida si no cumple con dicha promesa. Simult\u00e1neamente, ha habido un aumento significativo en el n\u00famero de patentes invalidadas por tribunales canadienses por no cumplir con la utilidad prometida.<\/p>\n

Los tribunales canadienses invalidaron la patente canadiense de Eli Lilly del medicamento Strattera en 2010 y de Zyprexa en 2011. En ambos casos, la decisi\u00f3n se bas\u00f3 en que la empresa no pudo respaldar la utilidad \u201cprometida\u201d conforme a la doctrina de utilidad prometida bajo el Derecho canadiense. Despu\u00e9s de que el tribunal de apelaci\u00f3n de primera instancia desestimara la apelaci\u00f3n presentada por la demandante, la Corte Suprema de Canad\u00e1 (SCC<\/span>) deneg\u00f3 a Eli Lilly su solicitud de autorizaci\u00f3n para apelar en referencia a los medicamentos Strattera y Zyprexa, en 2011 y en 2013 respectivamente.<\/p>\n

El tribunal fue constituido en julio de 2013. Las principales demandas de Eli Lilly fueron que Canad\u00e1 viol\u00f3 sus obligaciones bajo el TLCAN sobre Expropiaci\u00f3n y Nivel M\u00ednimo de Trato. Solicit\u00f3 da\u00f1os por no menos de CAD500 millones.<\/p>\n

Tribunal desestima objeci\u00f3n jurisdiccional <\/em><\/h3>\n

Como una cuesti\u00f3n preliminar, el tribunal consider\u00f3 la objeci\u00f3n de Canad\u00e1 de que la demanda se relacionaba con acontecimientos judiciales fuera del per\u00edodo l\u00edmite de tres a\u00f1os establecido en el TLCAN.<\/p>\n

Sin embargo, el tribunal remarc\u00f3 que el per\u00edodo l\u00edmite bajo los Art\u00edculos 1116(2) y 1117(2) del TLCAN reci\u00e9n comienza a contarse cuando un inversor toma conocimiento por primera vez de la violaci\u00f3n alegada. Para el tribunal, las violaciones alegadas en este caso eran la denegaci\u00f3n de la autorizaci\u00f3n para apelar de la SCC en 2011 y 2013. Sostuvo que, como resultado, el per\u00edodo l\u00edmite no hab\u00eda expirado.<\/p>\n

Tribunal revisa acontecimientos judiciales canadienses como prueba de un \u201ccambio dr\u00e1stico\u201d<\/em>\u00a0<\/em><\/h3>\n

El principal argumento de Eli Lilly fue que la doctrina de la utilidad prometida constituy\u00f3 un \u201ccambio dr\u00e1stico\u201d en la ley de patentes canadiense. El tribunal observ\u00f3 que era dif\u00edcil aceptar que haya habido un cambio dr\u00e1stico \u201ccuando las decisiones judiciales pertinentes de Canad\u00e1 fueron dictadas durante un per\u00edodo mayor a seis a\u00f1os, que comprende una variedad de causas de primera instancia a una instancia de apelaci\u00f3n\u201d (p\u00e1rrafo 309). Adem\u00e1s, observ\u00f3 la necesidad de ser conscientes del papel que juega el poder judicial en las jurisdicciones donde rige el common law<\/em>.<\/p>\n

No obstante, el tribunal evalu\u00f3 el alegato de Eli Lilly de que la doctrina de la utilidad prometida impone tres elementos, que se diferencia radicalmente de la prueba de utilidad tradicional. El primer elemento es un \u201cest\u00e1ndar de promesa\u201d a trav\u00e9s del cual los examinadores y jueces de patentes buscan identificar una promesa en la divulgaci\u00f3n de la patente. El segundo elemento se relaciona con la carga de la prueba sobre los patentados por medio de la cual la prueba de utilidad, tal como la eficacia cient\u00edfica y el uso comercial, es inadmisible si fue generada despu\u00e9s de la fecha de registro de la patente. Tercero, la prueba antes del registro no puede ser considerada para respaldar una predicci\u00f3n correcta a menos que esta prueba estuviera mencionada en la solicitud de la patente en s\u00ed misma.<\/p>\n

En cuanto al primer elemento, el tribunal concluy\u00f3 que el est\u00e1ndar de promesa ya exist\u00eda en la jurisprudencia canadiense. Si bien el tribunal acept\u00f3 que el enfoque de la prueba presentada despu\u00e9s del registro de la patente en la jurisprudencia pertinente de la SCC fue \u201cinesperado\u201d, concluy\u00f3 que finalmente la posibilidad de que la SCC revierta decisiones de tribunales inferiores es un aspecto que forma parte del sistema judicial common law<\/em>. En torno al tercer elemento, que abarca la prueba antes del registro de la patente, el tribunal se mostr\u00f3 convencido por la evidencia presentada por Canad\u00e1, que inclu\u00eda avisos al cliente emitidos por un asesor externo del inversor en el arbitraje de que esto constitu\u00eda un cambio gradual y evolutivo en el derecho canadiense. Como resultado, los hechos que rodean a cada uno de los tres elementos no demuestran una modificaci\u00f3n dr\u00e1stica del requisito de la utilidad en el Derecho canadiense.<\/p>\n

Tribunal revisa m\u00e1s pruebas para determinar si la doctrina de la utilidad prometida constituye un cambio dr\u00e1stico<\/em><\/h3>\n

Pese a las conclusiones antes mencionadas, el tribunal era consciente de que Eli Lilly hab\u00eda alegado que los tres elementos eran parte de una doctrina unificada y coherente y que deb\u00edan ser considerados juntos. Por lo tanto, examin\u00f3 m\u00e1s evidencia.<\/p>\n

Eli Lilly present\u00f3 dos versiones del Manual de Practica de la Oficina de Patentes (Manual of Patent Office Practice<\/em>, MOPOP). El MOPOP incluye el test de la utilidad prometida de tres partes en su versi\u00f3n de 2009 pero no en la versi\u00f3n de 1990. El tribunal, sin embargo, observ\u00f3 que el MOPOP no era un documento autoritativo y que no pod\u00eda reclamarse como una declaraci\u00f3n completa de la ley de patentes canadiense.<\/p>\n

Similarmente, el tribunal no se mostr\u00f3 convencido por el resto de los argumentos de Eli Lilly, que inclu\u00edan una evaluaci\u00f3n comparativa de la legislaci\u00f3n sobre patentes de los tres Estados partes del TLCAN y una expectativa leg\u00edtima de que una patente, una vez emitida, no podr\u00eda ser revocada.<\/p>\n

Sobre el alegato de que la doctrina de la utilidad prometida es arbitraria y discriminatoria, el tribunal concluy\u00f3 que esto no pudo ser demostrado. Aunque el tribunal aceptase la postura de Eli Lilly en cuanto a las normas jur\u00eddicas aplicables, los alegatos espec\u00edficos no tendr\u00edan \u00e9xito.<\/p>\n

Costos<\/em><\/h3>\n

El tribunal remarc\u00f3 que el Art\u00edculo 40(1) del Reglamento de la CNUDMI adopta el principio de que las costas del arbitraje son a cargo de la parte vencida como regla general, y que en este caso, no hab\u00eda raz\u00f3n para proceder de otra manera. Por lo tanto, se orden\u00f3 a Eli Lilly el pago de todas las costas del arbitraje que alcanzaron aproximadamente USD750.000.<\/p>\n

Con respecto a la representaci\u00f3n y asistencia legal, el Art\u00edculo 40(2) del mismo Reglamento confiere amplia discreci\u00f3n al tribunal para determinar una distribuci\u00f3n razonable. Mientras que las costas legales de Eli Lilly llegaron a casi USD9 millones, Canad\u00e1 reclam\u00f3 aproximadamente CAD 5,9 millones. Ejerciendo su discreci\u00f3n y considerando que Canad\u00e1 gan\u00f3 en cuanto a los m\u00e9ritos jur\u00eddicos pero no a la jurisdicci\u00f3n, el tribunal concluy\u00f3 que era apropiado que Eli Lilly reembolsara a Canad\u00e1 el 75 por ciento de sus gastos.<\/p>\n

Notas<\/em>: El tribunal estuvo compuesto por Albert Jan van den Berg (Presidente designado por la Secretar\u00eda General del CIADI en virtud del Art\u00edculo 1128 del TLCAN, ciudadano holand\u00e9s), Gary Born (nominado por la demandante, nacional estadounidense) y Daniel Bethlehem (nominado por el demandado, nacional brit\u00e1nico). El laudo final del 8 de marzo de 2017 est\u00e1 disponible en http:\/\/www.italaw.com\/sites\/default\/files\/case-documents\/italaw8546.pdf<\/a>.<\/p>\n

Matthew Levine<\/strong>, es un abogado canadiense y colaborador en el Programa de Inversiones y Desarrollo Sostenible del IISD<\/span>.<\/p>\n